Levi’s: Redesign gefährdet Bestand der Marke

27. November 2011 | Von | Kategorie: News
Markeninhaber: LEVI STRAUSS & CO., San Francisco; Quelle: DPMA (Positionsmarke)

Markeninhaber: LEVI STRAUSS & CO., San Francisco; Quelle: DPMA (Positionsmarke)

Marken müssen benutzt werden. Andernfalls verfallen sie nach fünf Jahren Nichtbenutzung.

Von diesem Schicksal sind nach dem aktuellen Beschluss des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 24. November 2011 die Jeansmarke „Levi’s“ und nach dem Beschluss vom 7. August 2011 die Wort-/Bildmarke „Proti Power“ für Milchriegel betroffen. Denn die Gestaltung der Marken wurde im Laufe der Zeit mehrfach redesigned; in der Sache jedoch weiter benutzt.

Was war geschehen?

Das deutsche Markengesetzt ist eigentlich großzügig. In § 26 Abs. 3 MarkenG heißt es:

Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

Der EuGH hatte jedoch an Hand der EU-Marke „BAINBRIDGE“ davon abweichend entschieden, das die ältere Marke wegen Nichtbenutzung verfällt, wenn der Markeninhaber nur eine abgewandelte und ebenfalls als Marke eingetragene Gestaltungsform verwendet.

Diese EuGH-Rechtsprechung zu EU-Marken wurde von den Vorinstanzen auf die deutschen Marken „Levi’s“ und „Proti Power“ angewandt. Denn das Markenrecht ist innerhalb der Europäischen Union harmonisiert. Der BGH hat deswegen in seinen beiden aktuellen Beschlüssen zu „Levi’s“ und „Proti Power“ dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob das deutsche Markengesetzt in diesem Punkt mit dem EU-Recht übereinstimmt und welches Recht anzuwenden ist.

Der BGH hat in seinem Vorlagenbeschluss klargestellt, dass er die deutsche Gesetzeslage nicht als Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht betrachtet. Zur Begründung seiner Ansicht hat der Bundesgerichtshof auf das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Markeninhaber abgestellt, ihre häufig wertvollen älteren Marken zu modernisieren, ohne den Markenschutz und damit die Priorität der älteren nicht mehr benutzten Marke zu verlieren.

Im Verfahren „Levi’s“ ist die benutzte, als Positionsmarke eingetragene Form ein rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift „LEVI’S“ eine Kombination von zwei weiteren Marken des Markeninhabers, der Positionsmarke „rotes Stofffähnchen“ ohne Wortlaut sowie der Wortmarke „LEVI’S“, wobei die zusammengesetzte Marke eine Abwandlung der aus den einzelnen Bestandteilen bestehenden Marken darstellt.

Fazit: Wer den Bestand seiner älteren Marken nicht gefährden will, sollte spätestens alle fünf Jahre eine Retrolinie unter Verwendung seiner ältesten Marken identisch zur eingetragenen Form auflegen.

(Quelle: BGH, Beschluss vom 24.11.2011 – I ZR 206/10 – Stoffähnchen II;
BGH, Beschluss vom 17. August 2011 – I ZR 84/09 – PROTI;
EuGH, Urteil vom 13. September 2007 – C-234/06 – BAINBRIDGE)

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